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昆鹰为日本东芝公司(Toshiba)赢得有利仲裁裁决

九月 2011

近日,昆鹰在一起由位于纽约的美国仲裁协会/国际争议解决中心(AAA/ICDR)进行仲裁的案件中,为东芝公司(Toshiba Corporation)取得完胜。东芝在该仲裁案件中对一家中国家用DVD播放机生产商—高飞电子有限公司(Coby Electronics Co., Ltd.)提起数项指控,包括违反专利转让授权以及拖欠专利授权转让协议项下的专利权使用费等。东芝在该案中所提出的索赔数额高达1800万美元(含利息)。此外,东芝还请求仲裁庭宣告之前双方专利授权转让协议项下的免除此前专利侵权责任的条款无效(release for past patent infringement)并予以废除。

东芝是DVD6C专利授权组织(DVD6C Licensing Group)的许可授权方。 DVD6C组织包括超过5000项DVD专利,这些专利分属9家大型电器制造公司,即日本日立(Hitachi)、三菱电机(Mitsubishi Electric)、松下(Panasonic)、三星(Samsung)、三洋(Sanyo)、夏普(Sharp)、东芝(Toshiba)、华纳(Warner)以及JVC。2008年,东芝与高飞电子签订专利授权协议,允许高飞电子实施DVD6C 组织所拥有的DVD核心专利,并免除其在签订该协议前的专利侵权责任。但此后,高飞电子仅断断续续地向东芝递交过专利权使用费报表,也并未按照其所递交的销售报表按时缴纳相应的专利权使用费。此外,东芝怀疑高飞电子所递交的报表与其DVD播放机的实际销售情况不符,存在严重漏报的情况。在深入调查高飞电子的进出口业务后,昆鹰向仲裁庭提交证据,证明高飞电子DVD播放机的实际销售数字是其向东芝所递交的销售报表的10倍。

在该案长达40页的裁决书中,仲裁庭裁定由于高飞电子的违约行为,东芝所遭受的实际损失为1850万美元,此外高飞电子还应按每月2%的利率向东芝支付利息,直至赔偿金付清。此外,仲裁庭同时宣告“免除此前专利侵权责任”的条款无效并予以废除。同时,仲裁庭认定,东芝为该案胜诉方,因此有权要求高飞电子为其支付合理的律师费及相关诉讼费用。也就是说,在该案中,东芝最终在起诉提出的各项指控上都获得了仲裁庭的支持,取得有利裁决。

仲裁庭所作此项裁决的重要性在于它明确了—如中国公司未按专利授权协议中的要求准确记录其生产的、应支付专利权使用费产品(royalty-bearing products)在中国国内及全球的实际销售数字,则许可授权方可以通过仲裁程序,针对中国公司强制执行双方之间的知识产权授权协议。“可以通过仲裁程序强制执行”之所以非常重要是因为中国是“纽约公约”,即联合国承认及执行外国仲裁裁决公约(New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)的签署国。