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文章:2016年5月:专利诉讼快报

五月 01, 2016
商事诉讼报告

地区法院裁决非公开的出售或销售要约不再适用《美国发明法案》中的“在售”限制。该“在售”条款是对专利性的限制,即在专利申报前如果发明人的发明已被销售或以供销售超过一年,该发明将无法获得专利。虽然国会从未定义“在售”限制中的“销售”的具体含义,但法院一贯认为秘密销售和销售要约构成现有技术,从而应当根据“在售”限制的规定阻止所涉发明获取专利性。例如Metallizing Eng’g  Kenyon Bearing, 153 F.2d 516 (2d Cir. 1946) (Hand, J.)。

2011年,《美国发明法案》(“AIA”)修改了法典中“在售”限制的相关表述,在《美国法典》第35卷102(a)(1) 列明的现有技术类别列表的最后加入了“或以其他方式提供给公众”的兜底条款。如下所示为AIA对原有法条表述的修改:

新颖性;现有技术 发明人应获取专利,除非 1)在于美国提交专利申请日之前实际提交申请日之前所申报发明已获专利、在本国或外国印刷出版物中被描述、为公众使用、或在本国供销售满一年或以其他方式提供给公众

这些修改意味着根据“在售”限制现在的规定,销售和销售要约必须“提供给公众”,才可以被认定为现有技术。这也意味着被告不再可以利用非公开、秘密的销售活动作为“在售”限制的抗辩事由。

新泽西地区法院最近在赫尔森保健医疗诉雷迪博士实验室,11-3962号,2016 美国地区法院LEXIS 27477 (新泽西地区法院,2016年3月3日) 中分析了该项改动的效果。在赫尔森案中,争议焦点为同一专利族下的四项专利。虽然每项专利有不同的实际申报日期,每项专利都要求自原先的临时申请日(2003年1月30日)起享有专利优先权。被告援用“在售”限制为四项专利进行抗辩,声称赫尔森在临界日期(2002年1月30日)之前已与第三方签订数项协议,这些协议应被视为现有技术。由于四项专利有不同的实际申报日期,三项专利受AIA颁布之前的“在售”限制相关规定的管理,一项专利受AIA颁布之后的“在售”限制新规定的管理(AIA颁布之后的“在售”限制相关规定适用于实际申报日在2013年3月16日当天或之后的专利)。


虽然法院最终认定赫尔森签订的协议不能作为使专利申请无效的现有技术,因为证据不足以证明在临界日之前要求专利保护的发明已经足以申请专利保护,但法院用长篇幅对“或以其他方式提供给公众”及销售活动是否需要向公众开放以满足AIA对现有技术的要求进行了条文解释与分析。法院的结论是只有公开销售的证据可以满足AIA对现有技术的要求。得出此项结论的根据为:(1)法条构建原则;(2)美国专利及商标局发布的指导原则;(3)AIA的立法历史;和(4)AIA背后的公共政策目标。


首先,法院援引了法条构建中的“关联词”规则,即“当数个单词之后紧跟着一个从句,且该从句对于最后一个单词和前几个单词的适用性效果相同,则该表述的自然构建就要求该从句适用于之前的所有单词。”见 Paroline 诉美利坚合众国,134 最高院1710页, 1721页 (2014年)。第二,美国专利及商标局发布的指导原则表明了其观点,即AIA“暗示秘密销售或使用活动不构成现有技术”且相关的审理应着重于“销售是否……使发明为公众所获取”78 联邦公报 11,062–63 (2013年2月14日),虽然法院认为该指导原则仅有指导意义,并没有约束力。第三,立法目的,包括法院认为“无争议的”AIA委员会报告,涵盖了在参议院听证会上的陈述,例如:“‘以其他方式’的表述清楚地表明前面的从句所描述的事项与最后一个从句描述的事项具有相同的特点和性质……所有的从句都仅限于那些‘提供给公众’的发明。”(2011年3月8日,国会议事录);及“与先例不同,只有专利保护事项‘提供给公众’时新102(a)条中的‘在售’限制才可以适用。”(2011年9月8日,国会议事录)。第四,关于AIA背后的公共政策目标,法院认为新规定与国会推动在专利体系现代化、简洁化的目标相符。


将这些原则适用到具体案件事实时,法院认定赫尔森签订的协议不能作为使专利保护请求无效的现有技术,因为这些协议本质上是非公开协议,协议本身和协议的履行都受到保密规定的限制。一个值得注意的例子是MGI协议,此协议规定了赫尔森商品的供应和购买。法院认为MGI协议并未将申请专利保护的发明提供给公众,所以不构成AIA下的公开销售。但是,法院判定MGI协议根据AIA颁布之前的“在售”限制相关规定应当属于“销售”,所以对于三项受AIA颁布之前法律管辖的专利,MGI协议可以被作为使专利保护请求无效的销售行为。因此,理论上讲,被告可以使同一专利族下的三项专利无效,但仅仅因为专利时间问题,被告无法基于同一销售活动使得第四项专利无效。

其中一个被告梯瓦制药公司(Teva Pharmaceuticals)已经针对此判决进行上诉,且目前为止还没有任何法院判决评价或援引赫尔森案。但是,此判决在数个方面具有重要意义。首先,此判决背离了几十年法院判决先例形成的立场,即秘密、非公开的销售适用于“在售”限制,从而排除了一整类可以作为潜在现有技术的发明信息披露。第二,此判决允许某些销售活动作为一个专利族下部分专利的潜在现有技术,而非同一专利族下的其他专利的现有技术,即便这些专利都有相同的临界日期。第三,此判决提出了一个问题,即发明人能否通过先秘密销售再进行专利申请的方式进行大幅度超越专利期限的发明商业开发。第四,此判决将免去在证据开示阶段为获取秘密销售证据而产生的大量投入。此种投入有时花费昂贵,尤其当秘密销售发生在国外的时候。最后,此判决排除了一整类证据,这些证据极大程度上或完全仰赖潜在利益相关第三方的证人证词。由于要求销售或销售要约提供给公众,根据定义,用于支持“在售”限制抗辩的证据也必须向公众公开。